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La Imaginación al Poder Nuevos tipos de registros de marca 

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Contradictorios son los días que vive actualmente la regulación marcaria en Chile.

Por un lado, el borrador de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional eliminó la protección de rango constitucional reconocida a las marcas comerciales, en conjunto con las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, todas amparadas constitucionalmente en nuestro país desde el siglo diecinueve.

De esta forma, las marcas comerciales sólo gozarán de la protección que les concede la Ley de Propiedad Industrial, recientemente modificada. Esto, en tanto el Congreso Nacional, por simple mayoría, no decida lo contrario. Digamos, parafraseando a Roger Waters, David Gilmour y Cía., que este parece ser el “lado oscuro de la Luna”.

Su otro lado, de la mano de la última modificación legal que entró en vigencia parece más brillante y prometedor, en particular, mediante el reconocimiento y a través de la posibilidad de registrar nuevos tipos de marca.

Tradicionalmente, los signos protegibles mediante registros de marca, concedidos por el Estado a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), eran “denominativas” o palabras, por ejemplo “BULB!”, “mixtas”, es decir, una combinación de palabras y de elementos gráficos, “etiquetas”, es decir, representaciones de elementos gráficos sin palabras y marcas “sonoras”, como por ejemplo el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer.

Para efectos de incluir marcas no tradicionales, la nueva Ley de Propiedad Industrial cambia la definición de “marca comercial”, manteniendo su esencia, que es la de ser “un signo capaz de

distinguir en el mercado productos o servicios”, pero eliminando el requisito o necesidad de ser “susceptible de representación gráfica”. Adicionalmente, se incluyen dos nuevos tipos de marcas, las tridimensionales y las olfativas.

El registro de marcas tridimensionales, antes protegibles de forma más compleja en su tramitación y limitadas en el tiempo, como Diseños Industriales, debiera ser un aporte relevante a la protección de activos como la forma de envases y productos, y un incentivo potente a las empresas para innovar en la presentación de sus productos con el fin de captar la atención y obtener la fidelidad de sus consumidores.

Si bien las nuevas modificaciones no lo mencionan expresamente, la nueva normativa podría dar lugar a la protección del “trade dress”, esto es la presentación al público de servicios, bajo una combinación de formas, colores y aún olores determinados. Será interesante ver la posición que autoridades y tribunales, tanto administrativos como

judiciales, adopten a este respecto. 

Otras formas novedosas y no convencionales de marca que podrían tener cabida, aún sin estar expresamente indicadas en la nueva normativa son las marcas de movimiento, las marcas de holograma e incluso las marcas multimedia. Diseñadores y publicistas… ¡La imaginación al poder!

De todas formas, el Reglamento de la nueva ley establece que la marca se deberá representar “en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda ser representada o reproducida en el registro …. de un modo que permita al Instituto (INAPI) determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada”… y “en conformidad a los requerimientos y estándares técnicos compatibles con las plataformas dispuestas por el instituto”.

En consecuencia, desde un punto de vista formal, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial jugará un papel importante al corresponderle poner a disposición de los usuarios los medios técnicos y tecnológicos adecuados para la presentación y tramitación de marcas no tradicionales.

Finalmente, desde un punto de vista sustancial será tarea de las autoridades y tribunales a cargo de decidir el registro de solicitudes de marca no tradicionales, buscar un adecuado equilibrio para dar cabida a nuevas expresiones, cuidando que estas marcas no tradicionales cuenten con la distintividad suficiente para merecer protección estatal, y contando además con la individualidad adecuada para ser diferenciadas de otras marcas ya registradas.

Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados