Lo que los titulares de marcas deben saber, evitar y anticipar.
La última reforma de la Ley de Propiedad Industrial chilena, que entró en vigencia el año 2022, marcó un cambio radical en el sistema marcario chileno: por primera vez, el derecho exclusivo y excluyente sobre una marca quedará condicionado a su uso efectivo.
Aunque la norma está vigente desde hace cinco años, el sistema comenzará a tener efectos prácticos a partir de mayo del 2027, cuando se habilite el ejercicio real de acciones de caducidad por no uso.
Es que el legislador nacional fue bastante conservador a la hora de implementar esta nueva normativa, requiriendo para marcas nuevas, el plazo de cinco años desde su registro y, para marcas ya registradas, también el transcurso de cinco años, pero contados desde la fecha de su primera renovación lo que, en definitiva, puede dilatar la aplicación de estas normas para estos registros, incluso al año 2037 (lo que no pareciera tener mucho sentido).
En términos sustantivos, la regla es clara: un registro podrá ser cancelado si la marca no ha sido utilizada real y efectivamente en Chile durante un período continuo de cinco años, ya sea desde su concesión o respecto de un período de desuso posterior.
Nuevamente, la opción nacional para esta materia fue conservadora, excluyendo al Estado como parte demandante y no considerando la obligación para los titulares de marcas de aportar pruebas de uso ante el INAPI en tiempo alguno, en tanto no exista una acción de caducidad presentada por un tercero interesado.
Esta nueva exigencia responde a una lógica ampliamente extendida en el derecho comparado: evitar la acumulación defensiva de signos y liberar el sistema para nuevos entrantes.
Esta “sentencia de muerte” respecto de una marca puede no ser total, sino solo respecto de ciertos productos o servicios o de ciertos países, limitaciones que de todas maneras afectarán el valor comercial de una marca en forma importante.
Otro punto interesante es que la nueva norma no distingue entre marcas famosas y desconocidas… ni “tuteos ni tutías”, acá todas las marcas son iguales.
Desde una perspectiva formal, aún existen interrogantes relevantes que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) deberá precisar. Entre ellas, destacan los estándares de admisibilidad de las demandas, la determinación de la carga probatoria y, especialmente, la forma en que se valorará la prueba de uso.
Antecedentes en Chile tenemos. En efecto, el uso “real y efectivo” dentro del territorio nacional puede ser hecho valer en contra de solicitudes de marca o aún de registros, mucho antes de la implementación de la nueva norma de caducidad.
Para sopesar si la prueba de uso es o no suficiente, nuestra Corte Suprema, a través de reiterada jurisprudencia, da algunas luces de los criterios que puede adoptar INAPI: Conocimiento relativo por los consumidores; número relevante de transacciones comerciales (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, almacenamiento o preparativos serios y efectivos de los mismos; uso real, es decir, que debe tener existencia objetiva y no ser aparente, uso veraz, no simulado. Finalmente, el uso debe ser efectivo, con cierta persistencia en el tiempo y ganancias apreciables.
También la experiencia extranjera ofrece referencias útiles. En la Unión Europea, el concepto de “uso genuino” ha sido ampliamente desarrollado. De forma similar, en Estados Unidos, el estándar de “use in commerce” exige una conexión efectiva con el tráfico económico, descartando actos preparatorios o simulados.
Otra zona de incertidumbre interesante radica en la dimensión territorial. La normativa chilena exige uso en el país, descartando el uso exclusivamente en el extranjero. No obstante, queda por definirse el tratamiento de escenarios híbridos: comercio electrónico transfronterizo, plataformas digitales o marcas utilizadas en publicidad global con impacto en Chile.
En definitiva, el inicio de este sistema debe entenderse como una transformación estructural. La gestión de portafolios marcarios deberá considerar, además del correcto registro de marcas, su monitoreo o auditoria de uso temporal, la implementación de nuevas estrategias registrales, además de la recolección y sistematización de evidencia sólida de uso, que permita desechar posibles acciones de terceros.
Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados / Fotografía fa barboza unsplash
